칼럼/전문가 기고

한국의료기기산업협회: 무단 선점당한 상표의 악의적 출원 판단 기준

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              무단 선점당한 상표의 악의적 출원 기준

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브로커가 '사전에 상표를 인지했다'는 증거 필요

중국 시장에 진출하는 한국기업들이 중국 상표브로커에게(또는 중국 파트너사) 자사의 상표를 무단으로 선점당하는 문제는 그 어떤 상표권 분쟁보다 심각한 문제이다.

▲임 동 숙<br>리팡 아거스 대표<br>리팡 외국법자문<br>법률사무소장<br>


▲임 동 숙리팡 아거스 대표리팡 외국법자문법률사무소장

만약 자사의 상표를 중국에서 제3자에 의해서 무단으로 선점된 경우, 자사의 상표를 포기하고 대체상표를 활용해서 진출하거나 아니면 중국 시장 진출 자체를 포기해야 하는 상황이 될 수 있기 때문이다.(단순히 중국시장에서 자사의 등록상표권을 침해한 위조상품의 유통 피해문제와는 근본적으로 다른 문제이다.)

현재 중국 상표업무 실무를 진행하면서 중국 상표 브로커에게 자사의 상표를 무단으로 선점당하는 사례를 자주 접하고 있다. 그만큼 많은 한국기업들이 중국 상표브로커에게 자시의 상표를 선점당하고 있는 것으로도 볼 수 있다.

이와 같이 전문적인 상표브로커가 타인의 상표를 선점하는 문제에 대해서 중국 정부의 유관부서에서도 이런 문제를 개선하기 위해서 노력을 하고 있다. 아래 내용은 2018년 10월 25일, 중국지식산권보에 개재된 기사의 주요 내용을 요약한 자료이다.

소수 신청인의 상표등록 행위가 정상적인 경영 수요를 초과하는 행위가 두드러지고, 사용목적이 아닌 대량 상표 보유를 목적으로 상표등록을 한 후에 정상적인 경영수요 시장을 방해하고, 다량 보유한 상표를 사용자에게 고가로 상표를 양도해 불법이익을 취하고 있다. 중국국가지식재산권국 상표평심위원회 종합처 채량염 처장은 상표의 악의적 선점 행위는 상표행정기관의 주요 단속 목표가 되었다고 지적했다.

"상표국은 상표등록심사과정에서 명백하게 상표등록 질서의 혼란을 야기하고, 공공이익을 훼손하는 악의적 상표매점에 대해서는 심사단계에서 엄격하게 단속할 것이라고 전했다." 중국국가지식재산권상표국상표심사관리처 범아리 부처장의 소개에 따르면, 상표국은 악의적 상표매점행위를 주요 사안으로 여기고 심사절차를 조정하고 정보게시 기능을 추가하는 방식을 통해 실질심사과정에서 악의적 선점행위에 대하여 엄중단속을 할 것이라고 전했다.

최고인민법원 부원장 도개원은 "현존하는 법적 수단을 최대한 이용해, 악의적 상표선점행위에 대해 엄격히 단속하고 상표등록 질서를 규범화해야 한다"며, 올해 전국법원지식재산심판 업무회의에서 인민법원은 상표등록의 실제사용 할 의사가 있는지를 근거로 하여 악의선점 행위를 적극 제지해야 한다고 지적했다.

중국 정부에서도 관련 문제를 해결하기 위해서 노력을 하고 있고 실제로 2019년 개정상표법에서 "타인의 상표를 악의적 목적으로 출원한 상표”에 대한 심사 및 처벌규정을 강화했다.

2019년 11월 개정 상표법에서 추가된 주요 관련 규정은 아래와 같다.

제4조 사용을 목적으로 하지 않는 악의적 상표출원·등록에 대해서는 기각하여야 한다

상기 제4조의 내용만 봤을 경우, 중국 상표 브로커가 무단으로 출원하는 한국기업의 상표는 모두 기각이 되는 것으로 잘못 이해할 수도 있다. 하지만, '상표 사용을 목적으로 한 출원'이나 '악의적으로 출원'에 대한 명확한 기준이나 해석이 없기 때문에 실무상(이의신청 또는 무효심판 과정)에서 '그러한 사실'을 주장하고 증명하는 것은 여전히 어려운 문제로 남는다.

"상표 브로커가 한국기업의 상표 존재에 대해서 인지를 하고 해당 상표를 악의적으로 출원했으며 실제 상표를 사용할 목적으로 출원한 것이 아니다"라는 것을 어떻게 증명할 수 있을까?

악의적 출원을 주장하기 위해서는, 상표 브로커가 "한국기업의 상표를 출원하기 전에 해당 상표의 존재에 대해서 인지하고 출원했다"라는 것을 증명해야 된다. 만약에 한국기업과 업무 관계가 있는 중국의 사업파트너가 한국기업의 상표를 한국기업에 알리지 않고 무단으로 선점한 경우에는 계약서, 이메일 내용, 비용 대금 송금 영수증 등 양사가 업무 관계가 있었다는 것을 증명할 수 있는 자료를 통해서, 악의적 출원을 주장할 수 있다. 하지만 아무런 관계가 없는 상표 브로커의 선점 상표에 대해서 악의적 출원이라고 주장하고 그러한 주장이 받아 들여지는 것은 별개의 문제이다.

2019년 11월 상표법 개정 이후부터는 한국기업의 상표를 무단으로 선점한 출원상표 이의신청 또는 무효심판 과정에서, "상표 사용을 목적으로 한 출원"이 아닌, "한국기업의 상표를 악의적인 목적으로 출원"했다는 것을 주장하면서 해당 브로커가 대량적으로 선점한 기타 기업의 상표출원 내역을 근거로 제출하고 하고 있다. 이에 따라 2020년 이후부터 실무상에서 상표 브로커가 선점한 한국기업의 상표에 대한 등록거절 및 등록무효 결정의 비율이 높아지고 있는 추세를 보이고 있다.

다만, 타인의 상표를 악의적인 목적으로 무단 선점하는 상표 출원에 대한 심사 규정이 강화 됨에 따라 상표 브로커들도 이러한 문제를 피하기 위해서 한 사람(또는 한 회사) 명의로 다량의 상표를 출원하는 방법보다는 여러 사람(또는 여러 회사) 명의로 분산해서 출원을 진행하는 방법을 통해서 강화된 심사 규정을 피하고 있는 정황이 나타나고 있다. 자사의 상표를 지키려는 한국기업과 한국기업의 상표를 무단으로 선점하려는 중국 상표브로커 간의 싸움이 끝이 없이 이어지고 있는 것이다.



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